안녕하세요 람쥐도령입니다. 지식재산학 전공선택인 지식재산심판소송실무 과목을 공부하고 과제로 작성했던 내용을 게시하는 것입니다. 저도 학습과 연구용으로 사용하고 있고, 학습이나 참고용으로 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 과제의 주제나 내용이 조금씩 변경되는 것으로 생각됩니다. 저는 강의자료와 여러 참고문헌들을 참고 하여 작성했습니다.
목차
지식재산 심판 소송 실무 주제
특허정정제도와 정정심판제도의 공통점과 차이점에 대하여 논하시오
서론
| 문언상 침해나 균등론 침해로 특허 공격을 받는 경우, 피고 입장에서 가장 좋은 방어책은 문제가 되는 특허 자체를 없애는 것이다. 마치 공격하는 창을 부러뜨리는 격이다. |
수많은 특허들이 난립하는 현대사회는 그야말로 특허의 전성시대라고 할 수 있다. 크고 작은 기업들과 글로벌 기업들이 앞다투어 특허를 이용하여 경영전략과 수익창출을 위해 다투고 있다, 이러한 특허제도에도 여러 가지 시비가 발생할 수 있는데 그 중 특허 무효심판은 피고 입장에서 매우 좋은 방어수단이라고 할 수 있다. 특허는 특허청이 발행하지만 특허청 심사관이 발견하지 못한 선행기술이 있을 수 있다. 이러한 선행기술을 찾으면 특허를 무효화 할 수 있는데, 특허란 선행기술 대비 새롭고 진보된 기술에만 부여되기 때문이다. 선행기술은 특허출원 전의 논문이나 특허문서 등에서 찾는다. 전 세계 어느 구석에 다른 언어로 된 인쇄물이라 하더라도 같은 내용을 찾으면 특허 무효를 주장할 수 있는 선행기술이 된다. 이러한 특허무효심판 중 특허의 정정제도와 정정심판에 대해 알아보고 이의 공통점과 차이점을 논해볼 것이다,
본론
1. 특허의 정정 제도
특허 정정 제도란, 청구범위가 지나치게 광범위하거나, 도면이나 명세서의 불분명하거나 잘못된 기재가 있을 등의 특허 무효사유가 발견될 경우에 특허권자가 이를 정정하여 특허가 살아남을 수 있도록 기회를 부여하는 즉 특허권자의 이익을 보호하기 위한 제도이다.
특허법의 명세서나 도면을 수정하는 방법으로 특허 정정제도와 특허 보정제도가 있는데 특허등록 이전에는 특허보정제도를 통해 거절사유를 피할 수 있는 기회를 제공한다. 특허등록 이후에는 특허 정정 제도를 통해서 무효사유를 피할 수 있는 기회를 제공한다. 하지만 특허의 보정과 정정이 광범위하게 인정 될 경우 최초의 명세서나 도면을 통한 제 3자의 이익을 해치는 문제가 발생 할 수 있으므로 일정 범위 내에서 제약된 정정을 허용한다.
1) 특허정정 절차
특허 정정 제도의 절차로 등록특허에 대한 정정은 ① 특허무효심판절차, 정정무효심판절차 및 특허취소신청절차 내에서 정정청구의 형식으로 이루어지는 경우(특허법 제132조의3, 제133조의2, 제137조)와 ② 독립된 정정심판 형식으로 이루어지는 경우(특허법 제136조)로 구분된다.
2) 절차 내에서의 정정청구
특허무효심판절차, 정정무효심판절차나 특허취소신청절차가 특허심판원에 계속되고 있는 경우, 특허권자가 독립된 정정심판을 청구할 수 없고, 위와 같은 절차 내에서 답변서 제출기간 또는 의견서 제출기간 내에 정정청구를 할 수 있다. 이는 위 무효심판이나 취소신청에 대한 방어수단으로 특허권자는 통상 정정을 하게 되므로 하나의 절차 내에서 신속하게 심리할 수 있도록 하기 위함이다.
정정이 받아들여지면 정정 후 명세서나 도면에 의하여 판단 받게 되고, 정정이 받아들여지지 않으면 정정 전 명세서나 도면에 의하여 판단 받게 된다. 정정청구는 독립된 청구가 아닌 위와 같이 절차 내에서 함께 심리되는 것이므로 해당 심결이 확정되는 때 함께 확정되고, 그 불복 또한 해당 심결에 대한 취소소송에서 함께 다툴 수 있을 뿐이다.
3) 독립된 정정심판
특허무효심판절차, 정정무효심판절차나 특허취소신청절차가 특허심판원에 진행 되는 경우를 제외하고 독립된 ‘정정심판’을 통하여 정정한다.,
2. 특허의 정정 심판
| 특허법 제136조 정정심판이란 특허권이 설정등록된 후에 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면의 내용을 정정하는 심판을 의미한다. |
제한된 범위에서 특허발명의 내용을 명확히 하여 분쟁의 소지를 방지하고, 특허권의 무효를 방지하여 특허권자를 보호하기 위한 제도이다. 특허무효심판절차, 정정무효심판절차나 특허취소신청절차가 특허심판원에 의해 진행 중인 경우를 제외하고는 독립된 ‘정정심판’을 통하여 정정을 한다.
1) 심판청구
| 제 139조 제 3항 특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 하여야한다. 제 136조 제 8항 한편, 전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의가 필요하다 제 136조 제 8항 단서 다만 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러지 아니다하다 |
이러한 정정심판의 경우 심판청구인이 특허권자만 심판이 청구할 수 있으며 특허권이 공유된 것인 경우는 공유가 모두가 공동 청구를 해야 할 수 있다. 여기서 공유자란 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의를 받아야 심판청구가 가능하다.
2) 청구시기
| 제 136조 제7항 특허권의 존속기간 중 또는 특허권이 소멸한 후에도 가능하나 특허취소결정이 확정되거나 또는 laruf의 의해 특허가 무효로 된 경우에는 정정심판을 청구 할 수 없다. |
원칙적으로 청구횟수에 제한이 없고 특허권 존속 중 뿐 아닌 소멸 후에도 청구가 가능하다. 하지만 특허 취소 혹은 무효심결 이후에는 청구가 불가능하다.
정정심판은 특허무효심결이 확정되기 전까지 청구할 수 있으므로, 종래에는 특허권자가 특허무효심결에 대한 취소소송에서 패소한 이후에 상고와 동시에 정정심판을 청구하는 경우가 많았다. 이 경우 상고심에서 정정이 확정되면 대법원은 정정 전 명세서 등을 판단한 특허법원 판결에 재심사유가 있다고 보고 파기환송하였다. 그러나 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결에서는 재심사유에 해당하지 않는 것으로 견해를 변경하였으므로, 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 상고심에서는 반영되지 않는다는 점을 주의하여야 한다.
3. 특허정정제도와 정정심판제도의 공통점과 차이점
다음과 같이 특허의 정정제도는 특허무효심판절차에서 심판청구인의 특허무효주장에 대해 피청구인의 방어권으로 정정청구를 허용함으써 절차의 신속성 및 적정성을 도모하는 목적을 가진다. 한편 이 제도는 정정청구의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다는 규정을 적용하는데 이를 엄격하게 해석할 경우에는 특허무효주장에 대한 피청구읜의 방어권을 실절적으로 보장하지 않게 되어 피청구인에게 공평하지 않은 제도가 될 뿐만 아닌 제도의 목적인 절차의 신속성 및 적성성도 달성할 수 없게 된다. 그러나 민사소송에서 인정하고 있는 소 청구의 변경 그리고 특허법의 관련규정 및 그 제도의 목적으로부터 요지변경의 개념을 변경하게 적용하는 것은 타당하지 않다.
정정심판 또는 정정청구는 무효심판에서 상대방에 의한 특허발명의 무효주장에 특허권자가 가지는 실절적인 방어수단 중 하나로 볼 수 있다. 하지만 무효심판에서 상대방의 무효주장의 변경이 청구이유의 변경 즉 공격 수단으로 바꾸는 것도 자유롭게 인정되는 것에 반해 특허권자의 정정심판 청구 정정청구 후 정정명세서의 보정과 같이 상대방의 무효주장 변경에 대한 실질적인 방어방법의 변경에 해당하지만 형식적으로는 재판 청구 또는 정정청구의 취지의 변경에 해당된다. 즉 무효심판에서의 상대방의 공격방법과 정정심판의 취지의 변경에 해당된다. 즉 무효심판에서의 상대방의 공격방법과 특허권자의 방어방법이 실질적으로 대응되지만 형식으로 그렇지 못하다는 것이다. 또한 독립된 심판에 의한 정정이라는 점에서 특허 취소신청, 무효심판, 정정무효심판 절차에서의 특허의 정정제도와 구별된다.
결론
청구범위가 지나치게 광범위 하여 도면이나 명세서의 오류가 발생하여 특허무효 사유가 발견 될 시 특허권자는 이를 정정하여 특허를 생존하도록 기회를 부여하는 제도가 정정제도이다. 이러한 정정제도의 절차로 등록 특허에 대한 정정은 정정청구형식으로 이루어지는 경우와 독립된 정정심판 형식으로 이루어지는 경우로 구분된다. 정정심판으로 이루어지는 경우가 있다. 정정제도나 심판제도 모두 특허무효주장에 대해 피청구인의 방어권으로 정정청구를 허용함으로 절차의 신속성과 적정성을 도모하는 목적이 있다. 하지만 정정심판의 경우 이는 무효주장에 대한 실질적인 방어방법이지만 형식적으로는 재판 청구 또는 정정청구의 취미의 변경에 해당하며, 상대방에 대한 공격방법과 정정심판의 취미 변경 모두에 해당한다.또한 독립된 심판에 의한 정정이라는 점에서 특허 취소신청, 무효심판, 정정무효심판, 절차에서의 특허의 정정제도와 구별된다.
참고문헌
고충곤, 「지식재산을 경영하라」, Human & books, 2014
kpaanews.or.kr, 무효를 피하는 ‘특허 정정’,
kpaanews.or.kr/m/content/view.html?section=91&category=120&no=5334 ,2022년 05월 24일
김현, 김영동, 「특허무효심판절차에서의 특허의 정정」, 대한변호사협회, 2004
심판정책과, 「특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안」, 특허청, 2019
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