지식재산학_지식재산학개론 A 회사가 우리나라에서 특허권의 설정등록을 받을 수 있는 방법

안녕하세요 람쥐도령입니다. 2022년 2학기 수업 중 전공필수 과목인 지식재산학개론 수업을 들으면서 작성한 과제입니다. A+점수를 받았으며 지식재산학개론의 경우 가장 베이스가 되는 개론 수업인 만큼 난이도는 높은 수업이 아닙니다. 하지만 시험문제는 다소 까다롭게 나와서 변별력이 생겼던 것 같습니다. 특히 주관식 문제가 정확하지 않으면 부분점수나 점수를 받지 못해 문제가 발생했었습니다. 지식재산학개론 과제를 복사해서 쓰시면 과제 점수에 문제가 되니 참고만 하시길 바랍니다.

 

 

 

목차

 

 

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과제 주제

2022년 2학기 지식재산개론 과제 주제

  -  A 회사는 연구원의 발명에 고무되어 그 발명에 대하여 특허출원을 하기 전에 국내에서 제품을 출시하였다. 이 경우 (1) A 회사가 우리나라에서 특허권의 설정등록을 받을 수 있는 방법에 대하여 설명하고, 또 (2) 미국, 일본, 중국, 유럽에서도 특허권의 설정등록을 받을 수 있는지에 대하여 설명하시오.

 

 

 

 

 

 

 

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서론

기업이 특허를 출원하는 것은 타이밍이 굉장히 중요하다 볼 수 있다. 특허에 대한 분쟁 경험이 있는 기업과 없는 기업은 특허출원의 시기부터가 다르다고 할 수 있을 만큼 기업의 특허 출원은 곧 기술경쟁력의 확보와 더불어 기업의 사업 전반의 엄청난 영향력을 미치기도 한다. 일부 기업의 경우 잘못된 시기와 방법으로 특허권 확보를 실패하여 기업이 도산할 위기에 빠지기도 했고, 큰 수익을 내는 사업의 특허권을 취득하지 못하여 낭패에 빠지기도 했기 때문이다. 그렇다면 기업들이 국내외에서 유리하게 특허 출원 설정등록을 받을 수 있는 방법에 대해 논해보겠다.

 

 

 

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본론

• 기업의 특허출원 시기
  기업이 특허출원을 하는 시기가 언제인지는 매우 중요하다. 제품이 완성되고 특허를 출원한다면 이미 시기가 늦는다. 특히 전자제품 중 트렌드의 영향과 경쟁이 심화된 분야인 스마트폰과 같은 분야의 경우 더욱 그러하다. 제품의 개발과 판매의 과정을 살펴본다면 크게 1단계로 제품의 기획단계, 2단계, 연구개발 그리고 3단계 시제품의 완성, 4단계 제품 마케팅, 5단계 제품 판매라고 할 수 있다.
• 특허출원의 무효와 리스크
  일반적으로 특허 분쟁에 대한 경험이 없던 기업에서는 연구개발이 완료된 후 시제품의 완성단계에서 특허출원을 진행하는데 이런 상황이라면 특허 출원이 급해지고 특허명세서가 다소 부실하여 1제품당 1개의 특허가 출원된다는 단점이 있다. 이보다 더한 경우는 제품을 출시하고 특허를 진행하는 경우인데 이는 특허가 무효가 될 수도 있다.
  

제 29조 1. 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

원칙적으로 특허 출원 전에 제품이 출시되었다면 특허법 제29조 제1항 제1호 조건의 신규성 상실에 해당하여 특허 등록을 받을 수 없다. 대표적인 예로 국내 베스트셀러인 마법 천자문이 출판 이후 특허를 받았지만 특허출원 전에 교재가 판매되었다는 이유로 특허 무효판결을 받았다.

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제 1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제 1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다,

• 제품 출시 후 특허출원 방법
  
  하지만 특허법 제30조 1항에 따라 제품 출시일로부터 12개월 내에 특허출원을 진행 할 수 있다. A회사의 연구원이 A회사의 종업원이라는 가정하에서 해당 업무에 속하여 직무에 관한 발명을 했을 경우 그 발명에 대한 권리를 승계 받는 조건으로 진행한다면 제품출시 일로부터 12개월 이내에 특허출원을 할 수 있다. 또한 예약승계 규정을 둔다면 승계의사를 통지한 시점에서 양도증을 작성하여 양도 받을 수도 있다.
  
  특허문쟁 경험이 많은 기업에서는 연구개발 단계에서 관련하여 다수의 특허를 출원해놓는데 제품을 개발하면서 나오는 아이디어를 구체화하면서 계속 특허출원을 하는 것이다. 결과적으로 하나의 제품의 기능마다 특허가 출원되어 한 개의 제품에 다수의 특허가 출원하게 되는 것이다. 또한 구체화 되지 않은 아이디어의 경우 가출원을 하여 구체화 되자마자 특허출원을 한다. 이때 특허권의 효력은 속지주의이기 때문에 한국에서 취득한 특허는 한국에서만 효력이 있기 때문에 각 나라별로 독립적으로 특허권을 획득하는 것이 중요하다.

 

• 해외 출원 방법
  해외출원에도 기한이 있다.
  국내에 출원을 하고 1년 이내에 해외출원을 해야만 국내 출원일을 인정 받을 수 있고, 국내출원일부터 18개월이 지나면 국내출원이 공개돼 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로 적기에 출원해야 한다.
  
  
• 외국 특허청에 직접 특허 출원
  특허권을 획득하려는 국가의 특허청에 직접 출원을 해야한다. 파리조약에 의거하여 우선권을 주장하여야 하며 제1국의 출원일로부터 1년 이내의 우선권을 주장하면 된다. 이때 제1국의 경우 보통 국내에서 출원 후에 다른 국가에 출원하는 것이 일반적인 예이다.

미국 에드워드 멘달사가 서방성 제에 관한 특허를 1955년 11월 3일 미국에 출원한 후 이를 기초로 한국에 2000년 1월 7일 한국에 출원했다. 하지만 미국 출원일로부터 1년을 이미 경과하여 우선권주장기간을 넘겨 미국에서도 동 출원이 공개된 시점마저도 넘겼기 때문에 특허 등록이 거절 되었다.

 

• 유럽 특허청을 통한 특허 설정
  유럽에서 특허권을 확보하고자 할 때 해당 사업의 제품 판매나 제품의 성향에 따라서 선택해야한다. 개별국가에 직접 출원하는 경우가 가장 빠른 방법이며, 일반적으로는 유럽 특허청에 출원을 하여 다수의 국가에서 동시에 인정을 받는 방식을 취한다. 이때 비용은 더 저렴하지만 그 심사기간이 매우 오래걸린다는 단점이 있다.
• PCT 국제출원
  PCT(특허협력조약)출원은 특허렵력조약에 가입된 국가간의 특허를 용이하게 해주는 하나의 방식이다. 한국, 미국, 중국을 포함한 153개국이 가입되어있고, 가입국을 지정국으로 지정할 수 있다는 점이 있다. PCT동맹국에 동시에 출원하는 방식으로 특허를 출원하는 방법이 있다. 그 과정이 용이하고 지정국에 대한 조사 시간을 확보할 수 있으나, 직접 출원보다 다소 많은 비용이 발생합니다.

 

 

 

 

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결론

기업이 제품을 기획하고 개발하며 시제품을 마케팅하여 이를 매출로 연결시키는 일련의 과정은 기업의 성장과 생존에 필수적인 요소라고 할 수 있다. 하지만 이런 일련의 과정에서 발생되는 독창적인 아이디어와 이를 구체화한 특허는 기존의 시대에서는 제대로 보호받지 못했지만, 현대에 와서는 특허와 지식재산이라는 보다 명확한 개념으로 보호되고 있다. 기업의 특허와 이런 특허를 보유한 것은 곳 기업의 자산과 경쟁력의 유무를 판걸음하는 중요한 요소로 자리잡고 있다. 하지만 기업이 특허를 내는 과정에는 일반적으로 제품을 출시 전에 내는 것이 일반적이고, 보다 제품에 대해 다양한 특허를 확보 할 수 있는 안전한 방법이라 할 수 있겠다. 그러나 특허법에서는 기업이 해당 물품을 출품 한 이후에도 특허권을 확보할 수 있는 방법을 일종의 연구원이 특허를 양도로 하는 방법으로 열어두었고, 기업에 해외에서 사업을 할때도 1년 이내에 해야한다는 우선권 제도의 제약을 두었다. 즉 지식재산에 대한 법률과 지식이 부족하다면, 기업은 위기에 자칫 본인들의 기술력을 특허권으로 확보하지 못하여 큰 낭패를 볼 수 있는 결과로 이어질 수 있을 것이다.

 

 

 

 

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참고문헌

[신무연의 특허는 전략이다] 특허출원의 타이밍기자명 신무연 기율특허법률사무소 대표 변리사 2019.07.17 KIPOST(키포스트)(https://www.kipost.net)

제품 출시 후 특허출원 했는데 거절통지를 받았다. 2017.03.30 전윤근 변리사
https://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=18430

 

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